Po zakończeniu okresu ochrony patentowej klocków LEGO, duński producent plastikowych zabawek podejmuje wysiłki, żeby ochronić swoje legendarne klocki innymi sposobami – poprzez rejestrację znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Oczywiście, uzyskanie prawa nie gwarantuje niczym niezakłóconej ochrony. W tym artykule pochylimy się nad sporem o unieważnienie jednego ze wzorów wspólnotowych LEGO, w szczególności w kontekście wyjątku dot. systemów modułowych.

Tło sporu

W 2020 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował na rzecz LEGO A/S wzór wspólnotowy nr 001664368-0006 dla „klocków z zestawu budowlanego dla dzieci”, o następującym przedstawieniu graficznym:

W 2016 r. niemiecka spółka Delta Sport Handelskontor GmbH złożyła wniosek o unieważnienie prawa do wzoru LEGO na podstawie art. 52 rozporządzenia nr 6/2002 [1]. Urząd przychylił się do wniosku i w 2019 r. unieważnił wzór. W efekcie skargi wniesionej przez LEGO do Sądu Unii Europejskiej, decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO została unieważniona (sprawa T‑515/19). W 2022 r. EUIPO wydał nową decyzję – tym razem oddalającą wniosek o unieważnienie wzoru. Teraz z kolei, to spółka Delta Sport Handelskontor wniosła skargę do Sądu UE, żądając stwierdzenia nieważności nowej decyzji EUIPO, która została przez Sąd oddalona 24 stycznia 2024 r. (sprawa T‑537/22).

Argumenty podnoszone w toku postępowań

Pierwsze postępowanie przed Sądem UE

W pierwszej decyzji EUIPO stwierdziło, że wszystkie cechy wyglądu produktu, którego dotyczy zakwestionowany wzór, były podyktowane wyłącznie funkcją techniczną produktu, a mianowicie umożliwieniem montażu i demontażu z pozostałych klocków zestawu.

W ramach jednego z zarzutów LEGO twierdziło, że w zaskarżonej decyzji nie wspomniano art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002, mimo że skarżąca powoływała się na ten przepis w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO. LEGO twierdziło, że sporny wzór jest objęty wyjątkiem umożliwiającym ochronę wzorów produktów modułowych, o którym mowa właśnie w tym artykule (o którym szerzej w osobnym akapicie poniżej ) i w związku z tym nie może zostać unieważniony.

Sąd UE unieważnił decyzję EUIPO – stwierdził, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, ponieważ nie zidentyfikowała wszystkich cech wyglądu produktu, którego dotyczy sporny wzór, a tym bardziej nie ustaliła, że wszystkie te cechy były podyktowane wyłącznie funkcją techniczną tego produktu. EUIPO nie zbadało też, czy cechy wyglądu produktu, którego dotyczy sporny wzór, mogą korzystać z ochrony systemów modułowych w rozumieniu art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

EUIPO zidentyfikowało następujące cechy wyglądu produktu: (i) rząd kołków na górnej powierzchni cegły; (ii) rząd mniejszych okręgów na dolnej powierzchni cegły; (iii) dwa rzędy większych okręgów na dolnej powierzchni cegły; (iv) prostokątny kształt cegły; (v) grubość ścianek cegły; oraz (vi) cylindryczny kształt kołków. Cecha wyglądu produktu, której nie ustalił Urząd, to w ocenie Sądu gładka powierzchnia górnej powierzchni klocka-zabawki, która, wbrew twierdzeniom EUIPO, nie ogranicza się do zwykłego „braku kołków na górnej powierzchni klocka”.

Przy okazji Sąd UE przypomniał, że wzór należy uznać za nieważny, jeżeli wszystkie cechy jego wyglądu są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną produktu, którego wzór ten dotyczy [2]. Wynika z tego, że jeżeli przynajmniej jedna z cech wyglądu produktu, którego dotyczy kwestionowany wzór, nie jest podyktowana wyłącznie funkcją techniczną tego produktu, sporny wzór nie może zostać uznany za nieważny na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

Drugie postępowanie przed Sądem UE

Zaskarżoną decyzją Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na tej podstawie, że wniosek Delta Sport Handelskontor o unieważnienie nie został uzasadniony. W szczególności stwierdziła ona, że nawet gdyby wszystkie cechy wyglądu produktu, którego dotyczy sporny wzór, w tym gładka powierzchnia, były podyktowane wyłącznie funkcją techniczną tego produktu w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, sporny wzór nie mógłby zostać uznany za nieważny, ponieważ wchodzi on w zakres wyjątku chroniącego systemy modułowe, o którym mowa w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

Sąd UE przypomniał, że jeżeli przynajmniej jedna z cech wyglądu produktu, którego dotyczy sporny wzór, nie jest podyktowana wyłącznie funkcją techniczną tego produktu, sporny wzór nie może zostać uznany za nieważny na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

Wynika z tego, że wzór zostaje uznany za nieważny, zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia nr 6/2002, jedynie w przypadku, gdy wszystkie jego cechy są wyłączone z ochrony. Jeżeli przynajmniej jedna z jego cech jest chroniona, w szczególności ze względu na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia, wzór pozostaje ważny.

W jednym z zarzutów skargi spółka Delta Sport Handelskontor twierdzi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002, nakładając na nią ciężar dowodu w odniesieniu do przesłanek nowości i indywidualnego charakteru określonych w art. 5 i 6 tego rozporządzenia. Zdaniem skarżącej to do LEGO należało wykazanie, że w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002.

Sąd zauważył, że procedura rejestracji wzorów wspólnotowych, ustanowiona rozporządzeniem nr 6/2002, sprowadza się zasadniczo do formalnej, szybkiej kontroli, która nie wymaga żadnego merytorycznego badania zgodności z wymogami ochrony przed rejestracją. EUIPO jest zobowiązany do zarejestrowania wzoru wspólnotowego, o ile stwierdzi, że wniosek o rejestrację spełnia wymogi formalne zgłoszenia i że wniosek ten nie został odrzucony na podstawie art. 47 tego rozporządzenia. Wynika z tego, że w toku procedury rejestracji wzorów wspólnotowych EUIPO nie sprawdza, czy spełnione są przesłanki nowości i indywidualnego charakteru określone w art. 5 i 6 rozporządzenia nr 6/2002. Nowy i indywidualny charakter zarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest zatem domniemywany w trakcie procedury rejestracji. Jeżeli wzór ten nie spełnia tych wymogów, może zostać unieważniony jedynie w ramach postępowania o unieważnienie przewidzianego w art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. W konsekwencji można wywnioskować, że dopóki wzór wspólnotowy nie zostanie uznany za nieważny, korzysta on z domniemania spełnienia przesłanek nowości i indywidualnego charakteru. Nie ma powodu, by uważać, że wymogi ustanowione w art. 5 i 6 rozporządzenia nr 6/2002 mają różne zastosowanie w zależności od tego, czy są stosowane jako podstawa unieważnienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002, czy też jako wymogi, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z wyjątku przewidzianego w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Zastosowanie domniemania ważności wzoru nie może zależeć od podstawy unieważnienia, na którą powołuje się wnioskodawca przed organami orzekającymi EUIPO. Twierdzenie przeciwne prowadziłoby do zanegowania samego istnienia wspomnianego domniemania. Ponieważ spełnienie przesłanek nowości i indywidualnego charakteru jest domniemywane już na etapie rejestracji wzoru wspólnotowego, domniemanie to powinno być stosowane konsekwentnie i bez rozróżnienia przez cały okres trwania ochrony wzoru, niezależnie od przepisu rozporządzenia nr 6/2002, w kontekście którego wymogi te są powoływane.

Wynika z tego, że sprzeczne z samą logiką systemu wzorów wspólnotowych wynikającego z rozporządzenia nr 6/2002 byłoby wymaganie, aby właściciel zarejestrowanego wzoru, który chce powołać się na wyjątek przewidziany w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002, wykazał spełnienie przesłanek nowości i indywidualnego charakteru przewidzianych w art. 5 i 6 tego rozporządzenia.

Sąd UE podsumował, że spółka Delta Sport Handelskontor nie przedstawiła dowodów mogących wykazać, że sporny wzór nie spełnia przesłanek określonych w art. 5 i 6 rozporządzenia nr 6/2002. W związku z tym LEGO nie był również zobowiązany do przedstawienia kontrargumentów i dowodów wykazujących powody, dla których wzór ten nie powinien zostać unieważniony.

Wyjątek chroniący systemy modułowe

Na początek przypomnijmy sobie treść art. 8 rozporządzenia nr 6/2002:

Artykuł 8
Wzory wynikające z ich funkcji technicznej i wzory wzajemnych połączeń

1. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.
2. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który włączono wzór lub w którym jest on zastosowany, aby mógł zostać mechanicznie złożony lub połączony z innym produktem lub mógł zostać umieszczony w nim, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje.
3. Bez względu na przepis ust. 2 wzór wspólnotowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 i 6, obejmuje wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego.

Należy zauważyć, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi wyjątek od art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia i umożliwia ochronę wzorów obejmujących produkty stanowiące część systemu modułowego pomimo ich możliwych cech wzajemnego połączenia.

W powołanym wyroku ze stycznia 2024 r. w sprawie T‑537/22 Sąd UE wskazał, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi, iż aby wzór mógł być objęty wyjątkiem chroniącym systemy modułowe przewidzianym w tym artykule, musi on spełniać dwa warunki:

1. po pierwsze, spełniać warunki określone w art. 5 (nowość) i 6 (indywidualny charakter) tego rozporządzenia,
2. a po drugie, służyć celowi polegającemu na umożliwieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymiennych produktów w ramach systemu modułowego

W preambule do rozporządzenia nr 6/2002 prawodawca unijny wskazał: „Nie należy wstrzymywać innowacji technologicznych poprzez przyznawanie ochrony wzoru cechom wynikającym wyłącznie z ich funkcji technicznej. Rozumie się samo przez się, że powyższe stwierdzenie nie oznacza, iż wzór musi posiadać jakość estetyczną. Podobnie nie należy utrudniać wzajemnej wymienności produktów różnych marek poprzez rozszerzenie ochrony na wzór mechanicznych połączeń. W konsekwencji cechy wzoru wyłączone z ochrony z wymienionych względów nie powinny być uwzględniane do celów stwierdzenia, czy inne cechy wzoru spełniają wymagania dotyczące ochrony. Niemniej jednak mechaniczne połączenia produktów modułowych mogą stanowić istotny element innowacyjny cech charakterystycznych produktów modułowych i główną wartość handlową, z tego względu powinny kwalifikować się do ochrony.” (pkt 10 i 11 preambuły).

Umożliwienie rejestracji wzorów przemysłowych produktów modułowych jest określane jako „klauzula must-match” lub właśnie jako „klauzula LEGO”.

[1] Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
[2] zob. podobnie wyrok TSUE z dnia 8 marca 2018 r., DOCERAM, C 395/16, EU:C:2018:172, pkt 32

TAGI: klocek, Lego, system modułowy, unieważnienie wzoru, wzór przemysłowy, wzór wspólnotowy