W jednym z wcześniejszych wpisów wprowadziliśmy was w tematykę zarejestrowanych oznaczeń geograficznych (1). Dzisiaj chcielibyśmy, zgodnie z zapowiedzią, przybliżyć wam nieco tematykę relacji jakie istnieją pomiędzy oznaczeniami geograficznymi, a znakami towarowymi (2).

Symbioza czy konkurencja?

Jak już wiecie, oznaczenia geograficzne służą do informowania konsumentów o pochodzeniu danego produktu z określonego kraju, regionu lub miejsca. Przypisanie danego produktu do określonego obszaru geograficznego może stanowić istotny walor w walce o konsumenta – wśród obywateli i konsumentów wzrasta bowiem zapotrzebowanie na produkty o wysokiej jakości, a zarazem na produkty tradycyjne.

Obywatele i konsumenci zwracają także uwagę na zachowanie różnorodności produkcji rolnej. Te trendy powodują, że wzrasta popyt na produkty rolne lub  środki spożywcze o określonych specyficznych cechach, w szczególności związanych z ich pochodzeniem geograficznych (3). Jak wynika z szacunków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w 2014 r. wartość konsumpcji produktów zawierających oznaczenie geograficzne wyniosła 48 miliardów EURO (4). Co równie ważne, cena produktów objętych oznaczeniem geograficznym może nawet dwukrotnie przewyższać cenę analogicznych produktów nie posiadających jednak oznaczenia (5). Konsumenci, świadomi bowiem walorów produktu gwarantowanych danym oznaczeniem są gotowi zapłacić za niego więcej.

Znaki towarowe również służą do oznaczania pochodzenia towarów – w przeciwieństwie jednak do oznaczeń geograficznych ich celem jest powiązanie danego produktu z konkretnym przedsiębiorcą. Bez znaczenia jest przy tym pochodzenie geograficzne produktu – w zglobalizowanym procesie produkcji nie jest wcale rzadkością sytuacja w której proces produkcji rozciąga się nie tylko na różne kraje, lecz nawet na różne kontynenty.

Ze względu na korzyści ekonomiczne, jakie mogą wynikać ze stosowania oznaczeń geograficznych, nie powinna nikogo zaskakiwać chęć wykorzystania przez przedsiębiorców oznaczeń geograficznych, jako wyróżników oferowanych produktów na rynku. Jak jednak kwestia ta wygląda w świetle przepisów prawa?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012 jeżeli na mocy tego rozporządzenia zarejestrowano oznaczenie geograficzne, to ten fakt wyklucza już możliwość zarejestrowania znaku towarowego:

• o ile jego stosowanie ograniczałoby ochronę wynikającą z zarejestrowania oznaczenia geograficznego;

• znak ten odnosi się do tego samego rodzaju produktu.

Wskazana powyżej ochrona dotyczy tych znaków towarowych, których wniosek o rejestrację (zgłoszenie) zostało dokonane po dniu przedłożenia do Komisji Europejskiej wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego. Znaki towarowe, które pomimo ww. przepisu zostały zarejestrowane są unieważniane.

W sytuacji natomiast, gdy znak towarowy został już zarejestrowany (zgłoszony), późniejsze próby zgłoszenia podobnego oznaczenia geograficznego dla tego samego produktu nie powodują utraty możliwości korzystania z przysługującego nam znaku towarowego. Prawodawca unijny przyjął bowiem, że w takiej sytuacji, o ile zgłosiliśmy znak towarowy:

• w dobrej wierze

• oraz brak jest podstaw do jego unieważnienia lub wygaśnięcia zarówno w świetle prawa krajowego, jak i unijnego,

to wtedy dozwolone jest stosowanie danego znaku towarowego. Istotne jest przy tym, że generalnie właściciel znaku towarowego nie może się sprzeciwić rejestracji oznaczenia geograficznego. Musi on zatem znosić współistnienie oznaczenia geograficznego podobnego do stosowanego przez niego znaku towarowego. Wyjątek od tej reguły wprowadza art. 6 ust. 4 rozporządzenia 1151/2012 – przewiduje on bowiem, że w przypadku, gdy ze względu na:

• renomę danego znaku towarowego,

• jego powszechną znajomość,

• oraz okres przez jaki jest używany,

rejestracja danej nazwy jako oznaczenia geograficznego mogłaby wprowadzić w błąd konsumentów, co do prawdziwiej tożsamości produktu, to wtedy taka nazwa nie jest rejestrowana.

Przywołane powyżej rozwiązania w istocie bazują na zasadzie prior tempore, potior iure – kto pierwszy w czasie ten lepszy w prawie. W zależności zatem od tego czy pierwszy zostanie zarejestrowany będzie znak towarowy, czy oznaczenie geograficzne będziemy mieli do czynienia z symbiozą (pierwszeństwo dla znaku towarowego) albo konkurencją (oznaczenie geograficzne).

Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa

Przedsiębiorcy poszukujący ochrony dla swoich znaków towarowych powinni również zwracać uwagę na zarysowaną powyżej problematykę oznaczeń geograficznych. W sytuacji bowiem, gdy nawet w sposób nieświadomy nawiążą do zarejestrowanego (zgłoszonego) już oznaczenia geograficznego może skończyć się dla nich negatywnymi konsekwencjami. O tym, że taka sytuacja nie jest tylko abstrakcyjnym ryzykiem przekonał się właściciel znaku towarowego „TOSCORO”. Na skutek wniosku o unieważnienie znaku, z jakim wystąpił do EUIPO Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP (Konsorcjum na rzecz ochrony toskańskiej oliwy z oliwek extra virgin) używany przez niego znak towarowy został unieważniony do części produktów. Podstawą takiego stwierdzenia była okoliczność, że znak towarowy „TOSCORO” został uznany za podobny do chronionego oznaczenia geograficznego „TOSCANO”. Nie miał przy tym znaczenia fakt, że przedsiębiorca przez ponad 10 lat stosował zakwestionowany znak towarowy w odniesieniu do danych towarów.

Sprawa ta trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (6), jednak w wyroku z dnia 2 lutego 2017 r. Sąd nie podzielił zastrzeżeń właściciela znaku towarowego i uznał, że decyzja EUIPO była prawidłowa. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd zwrócił uwagę, że:

• oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane przed kwestionowanym znakiem towarowym;

• EUIPO rejestrując znaki towarowe powinien chronić oznaczenia geograficzne (7);

• Ochrona zapewniona na mocy rozporządzenia dotyczącego oznaczeń geograficznych ma na celu zapewnienie, by jakikolwiek uczestnik obrotu nie czerpał nienależnych korzyści z renomy danego oznaczenia geograficznego.

Kierując się powyższymi względami oraz uwzględniając podobieństwo znaków towarowych i towarów objętych ochroną, Sąd oddalił skargę.

1. Odniesienie do oznaczeń geograficznych należy rozumieć również jako odniesienie do nazwy pochodzenia.

2. Niniejszy wpis dotyczy jedynie oznaczeń geograficznych rejestrowanych na szczeblu unijnym.

3. Motyw 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 1).

4. Infringement of protected geographical indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the European Union, EUIPO, April 2016.

5. Ibidem, str. 21.

6. Sprawa o sygn. akt T-510/15.

7. Stan faktyczny sprawy był rozpatrywany na gruncie nieobowiązującego już rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r., str. 1), które nie zawierało odniesienia do problematyki chronionych oznaczeń geograficznych. Obecnie obowiązujący w tym zakresie akt prawny został uzupełnione o odpowiednie przepisy (zob. art. 7 ust. 1 lit j) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., str. 1).

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.