Po wszystkich trudach związanych ze zgłoszeniem swojego oznaczenia, potyczkach z Urzędem Patentowym RP i bojach w postępowaniu sprzeciwowym, nareszcie osiągasz swój wymarzony cel: uzyskujesz prawo ochronne na znak towarowy. Teraz przed Tobą intensywny czas budowania marki i pozycji na rynku, ale przynajmniej jeśli chodzi o używane przez Ciebie oznaczenie możesz spać spokojnie. Brzmi realistycznie? Nie do końca. Idylla trwa zazwyczaj do momentu pojawienia się jednego groźno brzmiącego słowa: unieważnienie. Czas na trochę teorii.

Czym dokładnie jest unieważnienie? Jest to jeden ze sposobów na „pozbycie się” prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym skutki unieważnienia powstają z mocą wsteczną. Jedyną przesłanką unieważnienia prawa ochronnego na znak jest niespełnienie ustawowych warunków wymaganych przy udzielaniu tego prawa. Oznacza to, że unieważnienie prawa ochronnego następuje na skutek okoliczności istniejących już w dacie udzielenia prawa. Decyzja dotycząca unieważnienia prawa ochronnego wywołuje przy tym skutki od daty rejestracji znaku. Upraszczając, w przypadku unieważnienia prawa do znaku, skutek decyzji liczony jest od dnia udzielenia prawa ochronnego, a tym samym prawo to traktowane jest tak, jak gdyby nigdy nie powstało.

Stosownie do treści art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej(1) prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa, tj. gdy wystąpiła bezwzględna bądź względna przeszkoda rejestracji. Nie ukrywamy – nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale można z tym skutecznie walczyć.

Jak więc bronić swój znak przed unieważnieniem?

Przede wszystkim należy rzetelnie przyjrzeć się argumentacji strony wnoszącej sprzeciw i próbować ją podważyć poprzez wykazanie, że nie wystąpiły bezwzględne i względne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak. Byłoby dobrze, gdyby taka strategia była podstawą obronny naszego znaku, choć podkreślić należy, że ciężar udowodnienia, że na znak nie powinno zostać przyznane prawo ochronne spoczywa na wnoszącym wniosek o unieważnienie.

Dodatkowo, warto zapoznać się z regulacją zawartą w art. 165 ustawy Prawo własności przemysłowej odnośnie ograniczenia możliwości unieważnienia prawa ochronnego. Mianowicie, z wnioskiem o unieważnienie prawa na znak towarowy nie można wystąpić:

1. z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu;

2. jeżeli na znak towarowy udzielono prawa ochronnego z naruszeniem art. 129(1) ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo własności przemysłowej (znak nie daje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których został zgłoszony; znak ma opisowy charakter; znak składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są używane w uczciwych, utrwalonych praktykach handlowych), a do dnia złożeniu wniosku znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu;

3. z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu;

4. jeżeli sprzeciw oparty na tych samych prawach wcześniejszych i na tych samych podstawach prawnych został prawomocnie oddalony.

Przy tym, punktów 1 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy uprawniony uzyskał prawo ochronne działając w złej wierze.

Dodatkowo, prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli znak wcześniejszy nie był używany w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Czym właściwie jest używanie w sposób rzeczywisty?

Pojęcie to nie zostało dokładnie wyjaśnione na gruncie prawa własności przemysłowej, jednak biorąc pod uwagę całokształt regulacji można przyjąć, że używanie oznacza posługiwanie się znakiem w sposób zarobkowy lub zawodowy. Może ono polegać w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie i eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu i świadczeniu pod tym znakiem, czy umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przez używanie znaku uznaje się także używanie znaku:

1. różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

2. Przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu;

3. Przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;

4. Przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.

Nie uważa się przy tym za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.

Dlaczego instytucja unieważnienia znaku jest tak istotna?

Dzięki powyższym przepisom możliwe jest wyeliminowanie z rynku prawa ochronnego na znak towarowy, który nigdy nie powinno zostać udzielone. Takie znaki utrudniają obrót, uniemożliwiając używanie określeń ogólnoinformacyjnych czy też wprowadzają w błąd, przez co ich eliminacja leży w szeroko pojętym interesie całego rynku. Dodatkowo, unieważnienie pozwala na „pozbycie się” z rynku znaku, na który zostało udzielone prawo ochronne w przypadku, gdy uprawniony do znaku wcześniejszego nie zdążył złożyć sprzeciwu wobec zgłoszenia, które narusza jego prawa wyłączne.

Nie takie więc unieważnienie straszne, jak się je maluje 😊

1) USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13).

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.