Z czym kojarzy się Wam słowo z przedrostkiem „Mac” lub „Mc”…? Chrupiąca bułka, soczyste mięso i jedne z najlepszych frytek serwowanych w barach szybkiej obsługi? Aż ślinka cieknie… Nie ma znaczenia, że nie pada pełna nazwa słynnej sieci gastronomicznej. Powiązanie pomiędzy „Mac” lub „Mc”, a restauracjami z  segmentu casual dining jest bezwiedne i odruchowe. Podobnie uznał Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 lipca 2016 roku, sprawa T-518/13 (1) wskazując, że renoma znaków towarowych spółki McDonald’s pozwala jej na zakwestionowanie rejestracji znaków zawierających elementy „mac” lub „mc” w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, jeśli o zarejestrowanie takich znaków towarowych wystąpiły inne podmioty.

Co to jest znak renomowany?

Znak renomowany to oznaczenie, które oprócz funkcji oznaczenia pochodzenia i funkcji jakościowej, pełni również inną rolę, w szczególności  reklamową. Jest przy tym wysoko rozpoznawalny oraz stanowi nośnik najczęściej pozytywnych wartości utożsamianych z renomą. Jednakże, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE kryterium jakości, prestiżu, dobrej sławy nie jest ważne dla uznania znaku za renomowany. Równie dobrze, znak może być silnie znany przeciętnemu odbiorcy z uwagi na złą sławę – „bad name”.

Niewątpliwie, znak towarowy „McDonald” można określić mianem renomowanego. Odznacza się bowiem ogromną rozpoznawalnością, a umieszczenie go na towarze stanowi doskonałą reklamę. Co więcej, odbiorcy produktów mają w stosunku do niego głównie (!) pozytywne skojarzenia. Choć w świetle uwag przedstawionych powyżej, nie jest to czynnik nad wyraz istotny. Jakie jednak zalety wiążą się z uznaniem danego oznaczenia za renomowane? Przede wszystkim takim znakom przysługuje rozszerzona ochrona. W przypadku oceny dwóch kolizyjnych oznaczeń, z których jedno ma charakter renomowany, nie badamy identyczności / podobieństwa towarów nimi oznaczonych. Kluczowe jest, że poprzez używanie znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku renomowanego:

1. dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego, renomowanego znaku towarowego lub

2. używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy znaku renomowanego.

Postępowanie przed EUIPO (dawniej OHIM)

Spór dotyczył unieważnienia unijnego znaku towarowego „MACCOFFEE” zarejestrowanego przez singapurską spółkę dla produktów żywnościowych i napojów. Z wnioskiem o unieważnienie znaku wystąpiła spółka McDonald’s powołując się na przysługującej jej prawa ochronne do wcześniejszych renomowanych znaków towarowych, w tym kluczowego MCDONALD’S oraz McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN oraz EGG McMUFFIN. Decyzją EUIPO (w tamtym czasie OHIM) znak „MACCOFFEE” został unieważniony w całości z uwagi na renomę rodziny znaków McDonald’s, co może powodować czerpania przez singapurską spółkę nienależnych korzyści. Decyzja została zaskarżona do Pierwszej Izby Odwoławczej, która podtrzymała w mocy rozstrzygnięcie pierwszej instancji i oddaliła odwołanie.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Od decyzji organu odwoławczego została wniesiona skarga do Sądu Unii Europejskiej. Sąd w uzasadnieniu wyroku, badając podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych, pokreślił, że pomimo różnic pomiędzy znakami „MACCOFFEE” i „McDonald’s” pod względem wizualnym, oznaczenia wykazują podobieństwo fonetyczne i konceptualne, które wynika z ich odpowiedniej początkowej części, mianowicie elementów „mac” i „mc”. Przy czym, oceniając odczucie właściwego kręgu odbiorców w kontekście związku pomiędzy „MACCOFFEE” i „McDonald’s”, w przypadku tego ostatniego należy brać pod uwagę całą rodzinę znaków.

Kiedy mamy do czynienia z rodziną znaków? Kilka znaków towarowych musi wykazywać cechy charakterystyczne pozwalające na uznanie, że należą one do jednej „rodziny”. Znaki należą do jednej rodziny, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodaniem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka, co występujący w znaku pierwotnym (2).

Sąd stwierdził również istnienie dużego prawdopodobieństwa, że właściwy krąg odbiorców skojarzy zakwestionowany znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc” i dostrzeże mentalnie związek pomiędzy nimi. Wobec czego, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż używanie zakwestionowanego znaku towarowego będzie prowadziło do czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku towarowego McDonald’s.

Nam pozostaje przestrzec przed pokusą oznaczenia swoich towarów lub usług słowem rozpoczynającym się od „Mc” lub „Mac”, w szczególności, jeżeli stanowią one produkty żywnościowe i napoje. Trudno jednak ustrzec się przed inną pokusą… na przykład pokusą zjedzenia małej porcji frytek 🙂

1. Wyrok Sądu (pierwsz izba) z dnia 5 lipca 2016 roku, znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku, w sprawie T-518/13, Future Enterprise Pte Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz McDonald’s International Property Co. Ltd.

2. Wyrok z dnia 23 lutego 2006 roku, I1Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.