Działanie w złym zamiarze zawsze powinno być ukarane (1) – ta stara łacińska paremia znajduje również zastosowanie w prawie znaków towarowych. W przypadku unijnego znaku towarowego właściwe przepisy (2) przewidują, że w sytuacji gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego podlega on unieważnieniu. W kontekście tego przepisu najistotniejsza jest kwestia, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem złej wiary.

Niestety, żaden przepis unijnego rozporządzenia w sprawie znaku towarowego nie zawiera wskazówki jak to pojęcie należy rozumieć (3). Intuicyjnie czujemy, że pojęcie złej wiary odnosi się do działań odbiegających od przyjętych zasad etycznego zachowania czy uczciwych praktyk handlowych i zawodowych. Jakie są jednak dokładne granice tego pojęcia, jest sprawą już trudniejszą (4). Jak zwykle zatem w sytuacjach, w których ustawodawca rezygnuje ze zdefiniowania danego terminu, ustalenie jego znaczenia spada na barki orzecznictwa. Dotychczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojęciem złej wiary miał okazję zająć się kilkakrotnie(5). Ostatnim przykładem podejścia Sądu do pojęcia złej wiary była sprawa PayPal Inc. przeciwko EUIPO (6).

Orzeczenie Sądu jest pokłosiem sporu jaki zaistniał pomiędzy dwoma spółkami – Hub Culture Ltd. oraz Venmo Inc. Jego historia zaczęła się w 2007 r., gdy Hub Culture Ltd. wystąpiła do United States Patent and Trademark Office (amerykańskiego urzędu ds. znaków towarowych i patentów) w celu zarejestrowania znaku towarowego „VEN”. Przedmiotem działalności spółki objętej przedmiotowym zgłoszeniem były usługi finansowe. Znak „VEN” został zarejestrowany 28 kwietnia 2009 r. Chwilę wcześniej, bo 8 kwietnia 2009 r. została utworzona w stanie Delaware (USA) spółka VENMO, która pod niezarejestrowanym znakiem VENMO zaczęła oferować usługi płatności online. Ze względu na podobieństwo pomiędzy znakami i oferowanymi usługami spółka Hub Culture Ltd. wystąpiła w czerwcu 2010 r. do VENMO, sugerując, że stosowany przez nią znak może wprowadzić w błąd konsumentów. W swoim wystąpieniu spółka zaproponowała również poszukiwanie komercyjnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jednocześnie spółka Hub Culture Ltd. zarejestrowała 7 października 2010 r. domenę venmoney.net. Ze względu na brak odpowiedzi na wystosowane wystąpienie Hub Culture Ltd. 25 października 2010 r. skierowała do VENMO kolejne wystąpienie. Jego efektem była dwustronne spotkanie pomiędzy przedstawicielami obu spółek, które odbyło się na początku listopada 2010 r w Filadelfii.

Dnia 9 listopada 2010 r. Hub Culture Ltd., pomimo nawiązania kontaktów z VENMO, wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu zarejestrowania słownego znaku towarowego VENMO dla towarów i usług objętych odpowiednio klasą 9 i 36 Porozumienia Nicejskiego. W międzyczasie pomiędzy stronami trwała dalsza korespondencja, nie przyniosła ona jednak żadnych konkretów. 26 kwietnia 2011 r. znak towarowy VENMO został zarejestrowany w EUIPO na rzecz Hub Culture Ltd. Spółka Venmo (a dokładniej jej spółka matka, która następnie została przejęte przez PayPal Inc.) wystąpiła do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego VENMO ze względu na istnienie po stronie zgłaszającego złej wiary. Decyzją z dnia 23 września 2014 r. Wydział Unieważnień stwierdził nieważność zaskarżonego znaku, wskazując jako uzasadnienie swojej decyzji w pierwszej kolejności subiektywne przeświadczenie jakie mogło zaistnieć po stronie PayPal Inc. (a dokładniej jej spółki córki), które ze względu na istniejące relacje między stronami sporu mogła oczekiwać, że w przypadku podjęcia chęci zarejestrowania znaku towarowego VENOM na terenie UE, zostanie ona formalnie o tym poinformowana. Ponadto, Wydział stwierdził, że Hub Culture Ltd dążył do zarejestrowania znaku towarowego będącego przedmiotem sporu, w celu użycia go jako defensywnego znaku lub broni, co w żaden sposób nie było spójne z funkcją znaku towarowego.

Na skutek odwołania Hub Culture Ltd. Piąta Izba Odwoławcza 12 stycznia 2016 r. unieważniła decyzję Wydziału Unieważnień stwierdzając, że zła wiara nie została wykazania w niniejszej sprawie.

Co zrozumiałe, PayPal Inc. wniosła do Sądu skargę na te rozstrzygnięcie EUIPO. Po stronie EUIPO, jako interwenient, wstąpiła do sprawy Hub Culture Ltd. W uzasadnieniu swojej skargi skarżący zarzucił EUIPO błędne przyjęcie, że w okolicznościach sprawy nie zostało wykazane, że istniała po stronie interwenienta, w momencie rejestrowania kwestionowanego znaku towarowego zła wiara.

Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd, przed omówieniem jej meritum, przedstawił pokrótce najważniejsza zasady, które należy mieć na względzie przy ocenie czy mamy do czynienia ze złą wiarę. I tak w pierwszej kolejności Sąd podkreślił, że to podmiot powołujący się na złą wiarę obowiązany jest ją wykazać. Powinien on zatem przedstawić i udowodnić okoliczności, które wskazują na istnienie po stronie właściciela kwestionowanego znaku towarowego złej wiary w momencie składania wniosku o rejestrację. Istotne są przy tym tylko te okoliczności, które istniały w momencie zgłaszania. Sytuacje późniejsze nie mają zatem znaczenia z punktu widzenia oceny złej wiary. Dalej Sąd podkreślił, że ocena złej wiary musi być dokonywana całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników występujących w danej sprawie. Następnie, Sąd przywołał czynniki, które w dotychczasowym orzecznictwie zostały wskazane jako istotne przy ocenie czy mamy do czynienia ze złą wiarą. Są to:

• okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji,

• zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także

• stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Co warte podkreślenia, Sąd zaznaczył, że ww. czynniki nie stanowią zamkniętej listy – są one jedynie przykłady elementów, które należy uwzględnić. Oprócz tych czynników, całościowa ocena wystąpienia złej wiary, może być oparta na takich elementach jak:

• pochodzenie (źródło) kwestionowanego znaku oraz jego wykorzystanie od momentu jego powstania,

• logikę biznesową, która stanowiła uzasadnienie dla podjęcia decyzji o zgłoszeniu znaku do EUIPO,

• chronologię wydarzeń, które miały miejsce do momentu zgłoszenia znaku.

W świetle właśnie tych wszystkich elementów Sąd przeanalizował argumentację PayPal i przyznał, że decyzja Piątej Izby Odwoławczej jest dotknięta wadami prawnymi. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd zwrócił uwagę, że wbrew twierdzeniom Izby Odwoławczej interwenient nie wykazał, że przed zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego był on rzeczywiście używany. Sąd nie uznał za przekonujący w tym względzie argument oparty na zarejestrowaniu domeny internetowej – jej charakter (przekierowywała ona na inną stronę internetową) oraz fakt, ze została utworzona krótko przed złożeniem wniosku wymagają po stronie EUIPO szczególnej staranności w zakresie oceny dowodów, której w niniejszej sprawie zabrakło. Sąd podkreślił również, że ocena postępowania interwenienta nie została należycie uwzględniona – fakt, że wszedł on w bezpośredni kontakt ze spółką VENMO, doszło do wymiany pomiędzy nimi korespondencji a także bezpośrednich spotkań, a pomimo to interwenient w „ukryciu” złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego winny być uwzględnione przy ocenie złej wiary. W końcu Sąd uwypuklił również okoliczność, że po zarejestrowaniu znaku nie był on wykorzystywany – zatem za wyjątkiem uniemożliwienia PayPal Inc. wejścia na rynek europejski trudno było znaleźć uzasadnienie dla poczynań interwenienta. Z tych też względów Sąd unieważnił decyzję Piątej Izby Odwoławczej.

Przywołany wyrok stanowi kolejny krok w procesie wypracowywania przez orzecznictwo unijne elementów definicyjnych pojęcia złej wiary. Jakkolwiek trudno dostrzec koniec tego procesu, to jednak każde kolejne orzeczenie przybliża nas do wypracowania definicji złej wiary i zwiększenie w ten sposób bezpieczeństwa prawnego.

1. Dolus omnimodo puniatur.

2. Zob. art. 52 ust. 1 lit b) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., str.1).

3. Pojęcie złej wiary nie zostało ani zdefiniowane, ani ograniczone, ani nawet opisane w jakikolwiek sposób przez rozporządzenie.

4. Jak ujęła to rzecznik generalna Sharpston „Zła wiara jest jak bankier – z pewnością łatwiej ją rozpoznać niż zdefiniować” (zob. jej opinię w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG przeciwko Franz Hauswirth GmbH, ECLI:EU:C:2009:148, pkt 35).

5. Oprócz wskazanej już w przypisie wyżej sprawy Lindt zobacz również sprawę T-291/09 Carrols Corp. Oraz T-327/12 Simica.

6. Wyrok Sądu z 5 maja 2017 r. w sprawie T-132/16 PayPal Inc. przeciwko EUIPO, ECLI:EU:T:2017:316.

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.