Klub AC Milan poniósł porażkę w „rozgrywce” przeciwko EUIPO o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Wyrokiem z 10 listopada 2021 roku Sąd Unii Europejskiej podtrzymał stanowisko EUIPO i oddalił skargę klubu w całości (sygn. akt T-353/20). Sprawa jest kolejnym przykładem na to, że w przypadku znaków towarowych status podmiotu ubiegającego się o przyznanie ochrony nie zawsze oznacza, że posiada się asa w rękawie. Warto za to trzymać się zasady „kto pierwszy, ten lepszy” niż polegać jedynie na rozpoznawalności marki.

Co powstrzymało AC Milan przed rejestracją swojego znaku towarowego?

2 lutego 2017 r. Associazione Calcio Milan S.p.A (AC Milan), złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenie o rejestrację słowno-graficznego znaku towarowego „ACM 1899 AC MILAN” o takim przedstawieniu graficznym:

6 kwietnia 2017 r. spółka InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG zajmująca się zakupem i sprzedażą artykułów papierniczych, złożyła sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego AC Milan w odniesieniu do towarów ujętych w klasie 16 klasyfikacji nicejskiej, która obejmuje m.in. materiały piśmiennicze i biurowe. Podstawą sprzeciwu był m.in. niemiecki słowny znak towarowy „Milan”, zarejestrowany w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych już 23 maja 1988 r., zastrzeżony dla oznaczania tego rodzaju towarów. Spółka oparła swój sprzeciw o art. 8 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r., czyli na przesłance identyczności zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich, które wywołują prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

EUIPO uznał sprzeciw niemieckiej spółki. Z rozstrzygnięciem nie zgodził się AC Milan i wniósł skargę do Sądu Unii Europejskiej.

Dokonując oceny, Sąd rozpatrywał więc z jednej strony zgłoszony słowno-graficzny znak towarowy „ACM 1899 AC MILAN”, a z drugiej wcześniejszy słowny znak towarowy „Milan”.

W ramach porównywania spornych znaków towarowych Sąd przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem, gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, te pierwsze mają co do zasady charakter bardziej odróżniający niż te drugie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej odniesie się do rozpatrywanych towarów, przywołując nazwę znaku towarowego niż opisując jego element graficzny.

Jeśli chodzi o dominujące elementy oznaczenia AC Milan Sąd uznał, że właściwy krąg odbiorców  nie przeoczy elementu graficznego tego znaku, w szczególności z uwagi na jego rozmiar i umiejscowienie, a zatem, że nie jest on nieistotny w całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie. W ocenie Sądu chociaż element graficzny nie pozostaje niezauważony, uwaga właściwego kręgu odbiorców nie skupia się na tym elemencie. Zostanie ona natomiast przyciągnięta do elementu słownego składającego się z liter „ac” i słowa „milan”, ponieważ są one napisane wielkimi literami i stylizowaną czcionką, a element, który tworzą, jest znacznie dłuższy od elementu graficznego.

Dlatego, w ramach porównania oznaczeń, jeśli chodzi o zakwestionowany znak towarowy, Sąd skupił się na elemencie słownym „AC MILAN”. W porównaniu z wcześniejszym znakiem towarowym „Milan”, Sąd stwierdził średni stopień podobieństwa wizualnego w płaszczyźnie wizualnej oraz wysoki stopień podobieństwa fonetycznego.

Z kolei, w odniesieniu do podobieństwa na płaszczyźnie koncepcyjnej, Sąd uznał, że kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne pod względem koncepcyjnym w przeciętnym stopniu dla tej części właściwego kręgu odbiorców, dla której słowo to ma znaczenie. Sąd stwierdził, że element słowny „milan”, wspólny dla kolidujących ze sobą oznaczeń, może mieć różne znaczenia. Na przykład dla części właściwego kręgu odbiorców termin ten może być kojarzony z włoskim miastem Mediolan, a dla innej części właściwego kręgu odbiorców z męskim imieniem Milan. Ponadto nie można wykluczyć, że przynajmniej dla części właściwego kręgu odbiorców dysponujących szczególną wiedzą słowo „milan” odnosi się do gatunku ptaka drapieżnego, ponieważ słowo to jest używane również w języku niemieckim.

Ponadto, w kontekście prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Sąd przypomniał, że ogólna ocena tego prawdopodobieństwa wiąże się z pewną współzależnością między branymi pod uwagę czynnikami, a w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. Tak więc niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może zostać zrównoważony przez wysoki stopień podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.

Ze względu na warunki sprzedaży towarów oznaczonych spornymi znakami towarowymi, które zazwyczaj sprzedawane są w sklepach samoobsługowych, Sąd uznał, że w tym przypadku konsument sam dokonuje wyboru towaru i musi w związku z tym polegać przede wszystkim na wizerunku znaku towarowego umieszczonego na tym towarze, więc wizualne podobieństwo oznaczeń będzie co do zasady miało większe znaczenie. Pomimo to, Sąd uznał, że podobieństwo w tym zakresie jest średnie i że podobieństwo to jest wzmocnione podobieństwem stwierdzonym między rozpatrywanymi znakami towarowymi na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej. W konsekwencji, podobieństwo spornych znaków jest, jako całość, wystarczające, by stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Warto zauważyć, że oprócz błędnej oceny dominujących i odróżniających elementów znaku towarowego, błędnej oceny porównania kolidujących ze sobą oznaczeń oraz błędnej całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, AC Milan w skardze powoływał się również na renomę zgłoszonego znaku towarowego, jednak Sąd uznał, że jest on całkowicie pozbawiony znaczenia. Sąd zauważył, że jedynie renoma wcześniejszego znaku towarowego, a nie renoma zgłoszonego znaku towarowego, powinna być brana pod uwagę w celu oceny, czy podobieństwo towarów oznaczanych dwoma znakami towarowymi jest wystarczające, aby wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Ocena wyroku Sądu

Rozstrzygnięcie Sądu, jeśli nie kontrowersyjne, jest co najmniej niejasne. W mojej ocenie Sąd zbyt powierzchownie ocenił różnice w warstwie koncepcyjnej spornych znaków towarowych oraz warunki, w jakich te znaki towarowe mogą występować na rynku. W niniejszej sprawie, konsument dokonując wyboru towarów oznaczonych spornymi znakami towarowymi, tj. artykułów piśmienniczych i biurowych, będzie zwracał szczególną uwagę na warstwę wizualną oferowanych towarów. Rację ma Sąd stwierdzając, że element graficzny znaku towarowego AC Milan nie pozostanie niezauważony, jednak myślę, że w tym przypadku, znaczenie obecności herbu klubu piłkarskiego w znaku towarowym zostało przez Sąd zmarginalizowane. Konsument, w tym konkretnym przypadku, nie będzie kierował się jedynie warstwą słowną oznaczenia, ale w takim samym stopniu zwróci uwagę na element graficzny występujący w zgłoszonym przez włoski klub piłkarski znaku towarowym. Osoby, które nie są zaangażowane w rozgrywki piłkarskie, raczej nie kupią produktów z logo AC Milan przedstawiające również herb tego klubu – wolą, żeby artykuły piśmiennicze, których używają, nie utożsamiały ich z jakimkolwiek klubem piłkarskim.

Wydaje się zatem, że Sąd nie przywiązał wystarczającej wagi do wrażenia wizualnego wywieranego przez sporne znaki towarowe, a w szczególności do elementu graficznego zgłoszonego znaku towarowego AC Milan. Nie uwzględnił również różnic we właściwym kręgu odbiorców towarów sygnowanych spornymi znakami towarowymi – w odniesieniu dla towarów oznaczonych znakiem AC Milan będą to bowiem dodatkowo osoby zainteresowane piłką nożną i sympatyzujące z tym klubem. W konsekwencji, można stwierdzić, że różnice pomiędzy spornymi znakami towarowymi, w szczególności z wizualnego punktu widzenia, wykluczają w niniejszej sprawie możliwość, by konsumenci mogli myśleć, że rozpatrywane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Nieco zaskakujące jest również to, że Sąd zignorował rozpoznawalność klubu piłkarskiego AC Milan i ograniczył się do stwierdzenia, że znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma jedynie renoma wcześniejszego znaku towarowego. Tym bardziej, że w innej sprawie ze świata piłkarskiego rozpatrywanej wcześniej przez TSUE, a która dotyczyła rejestracji przez znanego piłkarza Leo Messiego słowno-graficznego znaku towarowego „Messi”, Trybunał zajął odmienne stanowisko. Stwierdził, że renoma wcześniejszego znaku towarowego stanowi niewątpliwie istotny czynnik przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jednak należy również wziąć pod uwagę ewentualną reputację osoby ubiegającej się o rejestrację jej nazwiska jako znaku towarowego, o ile reputacja ta w sposób oczywisty może wpłynąć na postrzeganie znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców. TSUE uznał, że reputacja argentyńskiego piłkarza jest istotnym czynnikiem przy ustalaniu różnicy pojęciowej między terminem „messi” a terminem „massi” (stanowiącym element słowny we wcześniejszym znaku towarowym, należącym do spółki sprzeciwiającej się rejestracji znaku przez Messiego), a różnice koncepcyjne między dwoma oznaczeniami mogą zrównoważyć istniejące między nimi podobieństwa wizualne i fonetyczne, pod warunkiem że przynajmniej jedno z tych oznaczeń ma z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jasne i specyficzne znaczenie, tak że odbiorcy są w stanie natychmiast je pojąć. W konsekwencji uznano, że właściwy krąg odbiorców postrzegałby rozpatrywane oznaczenia jako oznaczenia koncepcyjnie różne (wyrok TSUE z dnia 17 września 2020 r., C-449/18 P i C-474/18 P).

Wydaje się, że podejście TSUE w sprawie Leo Messiego w bardziej adekwatny sposób odzwierciedla podejście konsumentów i postrzeganie przez nich spornych znaków towarowych, w szczególności z uwagi na niewątpliwą popularność piłki nożnej w Europie. Klub piłkarski AC Milan i jego herb klubowy są rozpoznawalne nawet wśród osób, które nie są bezpośrednio zaangażowane w tę dyscyplinę sportową, co prawdopodobnie wystarczyłoby, żeby zminimalizować ryzyko pomyłki z prostym słownym znakiem towarowym „MILAN”.

Nauczka na przyszłość

Poleganie tylko na rozpoznawalności marki może okazać się złudną strategią, która może pociągać za sobą nie tylko negatywne konsekwencje wizerunkowe, ale i finansowe. Pokazuje to jak istotne jest przemyślenie strategii działania, najlepiej jeszcze przed podjęciem czynności na szerszą skalę i to niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Budowa i rozwijanie strategii marki jest złożonym procesem, a okoliczności związane z omawianym wyrokiem Sądu uwypuklają jak istotne jest zadbanie o wszystkie jego elementy – od wdrożenia koncepcji w życie, przez jej rozwijanie, monitorowanie i ochronę.